以他人商標文字作樣式標示行不行?

「愛馬仕橘」、「蒂芙尼藍」等顏色標示,可能涉及商標侵權爭議。圖/美聯社

文/李貞儀、蔡昀廷 寰瀛法律事務所主持律師、律師

近期隨著Covid-19疫情發展,口罩已成為民眾出門的必備物品,甚而成為民眾造型的一部分。市場上不同設計的口罩也因應推出,部分更以「愛馬仕橘」、「蒂芙尼藍」或「卡地亞紅」等限定顏色進行行銷,往往亦成為消費者搶購的商品。不過,「愛馬仕」、「蒂芙尼」或「卡地亞」均涉及知名精品品牌名稱及商標,此等將品牌名稱或商標作為標示的行為,是否可能涉及商標侵權爭議?近日美國與台灣法院對類似議題均有表達相關意見。

美國法院觀點

經營美式大賣場的Costco公司,於美國展示販售非「Tiffany」品牌之鑽戒時,曾以「Tiffany款」(Tiffany setting、Tiffany set、Tiffany style)或單以「Tiffany」作為標示。擁有97件與「Tiffany」名稱有關美國商標之知名珠寶品牌Tiffany公司,遂向紐約南區聯邦地區法院主張,Costco公司單以「Tiffany」作為標示之行為侵害Tiffany公司商標權。

Costco公司回應,「Tiffany」並非僅係品牌名稱,其亦可作為特定鑲爪鑽戒樣式的說明。Costco公司賣場標示僅係將「Tiffany」作為該等樣式說明,而非作為商標使用,故無商標權侵害。

紐約南區聯邦地區法院一審判決Tiffany公司勝訴,並命Costco公司賠償約2,100萬美金。惟該判決今年8月17日遭第二巡迴上訴法院廢棄發回,要求原法院重審。

第二巡迴上訴法院認為,消費者是否因Costco公司該等標示而混淆誤認鑽戒之來源係Tiffany公司,甚至認同Costco公司之使用僅係在描述鑽戒樣式,無意將「Tiffany」作為商標使用,此部分仍有疑問。尤其,Costco公司曾提出大量證據說明,「Tiffany」乙字自1800年代起已於上千筆廣告、字典、貿易展及其他公開文件作為鑽戒樣式的說明,且Costco公司銷售時於鑽戒實品上並無標示「Tiffany」品牌、包裝未使用Tiffany品牌經典的藍色、開立Costco公司自己的發票、證書及其他銷售文件予消費者。依鑽戒消費者之智識,應不致混淆誤認Costco公司之鑽戒係來自Tiffany公司,而可理解「Tiffany」乙字僅係在描述該鑽戒之樣式。

因此,第二巡迴上訴法院廢棄一審判決,並發回原法院要求續為調查。

台灣法院觀點

上開案例之類似情景近期也在台灣上演。

X公司係「QQBOW」之商標權人,因發現Y公司於蝦皮購物網頁上以「The Superfly Dept. 韓國連線102002 QQBOW款高領針織內搭+毛呢吊帶連身裙套裝2色」等作為商品標題,並於網頁之商品描述中以hashtag之方式註明「#韓國連線 #QQB0W」等字,X公司故向台灣智慧財產法院起訴,主張Y公司之行為侵害其「QQBOW」商標權。

Y公司之回應亦類似上述美國案中Costco公司的主張。其表示,標題處之「QQBOW款」僅係在說明商品之規格或款式。至於hashtag,僅係表示網頁所在位置,以便消費者查找。因此,Y公司並非將「QQBOW」作為商標使用。

台灣智慧財產法院去年及今年之一、二審判決(字號:108年度民商訴字第12號、109年度民商上字第2號)均肯認,Y公司之行為應係在描述其所販賣商品之款式與X公司臉書粉絲團所銷售者相同,而hashtag僅係令消費者藉由標題連結到同一平台內標記有相同標題之貼文,亦不會連結到X公司之臉書粉絲團等其他平台。法院因此說明,Y公司之行為不構成商標使用,且非商標權效力所及,也因此並非商標侵權。

上開美國案及台灣案之判決是否將成為確定或主流見解,目前尚未可知。不過,自上開案件可以發現,以他人品牌名稱或商標作為樣式標示,是否涉及商標侵權疑義,與個案中使用人具體之使用方式息息相關。倘若有相關證據可以證明僅係作為樣式之描述,似有主張不構成商標權侵害的空間。

詳言之,使用人使用上是否有刻意強調他人品牌名稱?其商品本身或包裝如何標示?發票或商業文件開立人為何?該等品牌或名稱是否另有款式等其他意涵?這些因素法院於認定是否構成商標權侵害時可能均會納入衡量,使用人自宜於個案情形留意之。實務上,有部分此等使用者除留意其使用方式外,更會再具體明文註記其所提供之商品服務與商標權人無關,以進一步降低侵權風險。

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